數位時代的智慧財產權指南：知識經濟時代必修！利用智慧財產精準布局，打造企業獲利、競爭優勢的決勝關鍵

智慧財產權是企業競爭的武器，當你的競爭對手懂，你卻不懂，
這本書告訴你，你將落入競爭困境！

 為什麼Google圖書掃描並複製了數百萬本書籍，不算侵權，但美國新創公司Acrco的網路串流傳輸電視內容服務，最後卻惹上麻煩，官司不但敗訴還破產，這兩者的差別在哪？
 為什麼有時候用營業秘密當作競爭障礙，反而比較有利？


智慧財產（Intellectual property, IP）通常是公司最有價值的資產，僅僅在美國，智慧財產大約就占了GDP的5兆美元，它涵蓋專利、商標、網域名稱、著作權、設計權和營業祕密。

2012年，《金融時報》在文章中描述：「現今美國從國外收取的權利金和授權費，幾乎和農產品出口總額一樣多。」
正因為智慧財產資產是許多公司的價值所在，也是競爭優勢的基礎，因此智慧財產已經是商業人士、投資者繞不開的重要議題。本書是全方位的智慧財產實用指南，帶你完整了解商業人士必備的智慧財產知識。

◎為什麼智慧財產被許多企業視為競爭武器？
●專利擁有極高的價值
→2013年，微軟僅靠著三星（Samsung）的安卓手機銷售，就獲得10億美元的專利權利金！

●利用「營業秘密」作為競爭障礙、保護發明
→企業花費大筆資金研發的技術或產品，除了可申請專利保護外，還可利用營業秘密來保護。這是因為申請專利後，必須公開發明內容，為避免競爭對手抄襲或模仿，利用營業秘密保護更有利。

●設計權可與其他保護形式的智慧財產構成一個「保護組合」
實用性物品通常不受著作權保護，設計權正好可以補足此一空白。

◎如何利用智慧財產當作競爭障礙？
專利、商標、著作權、設計權、營業秘密都可以用來當作進入障礙；例如，使用專利對抗山寨品、使用著作權對抗盜版內容等。

◎智慧財產如何為企業帶來收益？
企業透過以下三種方式取得收益：授權以取得授權金、透過訴訟取得損害賠償、出售智慧財產。

《數位時代的智慧財產權指南》全面闡述何謂智慧財產權，並依序說明專利、商標、著作權、設計權、營業秘密等智慧財產，完整解析實務上會碰到的問題，並提出實用建議以及如何勝出的執行策略。

本書特色：
★最全面的智慧財產權指南
★智慧財產權注意要點與策略考量快速摘要
★援引智慧財產權的國外實際判例、案例，解析智慧財產權

史蒂芬•詹森（Stephen Johnson）
曾在劍橋大學（Cambridge University）學習遺傳學，之後在1982年成為一名事務律師。成為辯護律師後的三十年間，他就職於凱易國際律師事務所（Kirkland & Ellis LLP），目前常駐舊金山。

如今，他致力於從商業角度研究智慧財產權。他既為美國的慈善組織「萬眾一心」（One Mind）提供智慧財產權方面的諮詢，也針對影響神經科學研究的政策問題提出建議。


張玉臻
國立中興大學機械工程學士，曾為城邦PChome電腦家庭出版集團《密技吱吱叫》副總編輯、國際通商法律事務所專利工程師，現職為自由譯者，專利申請書撰寫／翻譯、跨國專利／商標訴訟證據文書翻譯、多個科技類入口網站及手機app本地化，英中／日中經驗十餘年。

高昌華
國立臺灣大學法學碩士（基礎法學組），曾為國家通訊傳播委員會法律研究員、智慧財產法院法官助理、新北市政府法制局科員，現職高雄市政府法制局府會聯絡人。

宋皇志 國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所 所長
熊誦梅 德勤商務法律事務所 法律科技創新服務負責人

前言 xii
1 智慧財產導論
何謂智慧財產？
保護形式
將智慧財產納入商業策略中
2 專利
哪些發明可以申請專利？
何時能夠取得專利？
專利所賦予的權利
專利侵權救濟
有效性和價值

3 商標
如何取得商標？
註冊流程
商標權人的權利
商標侵權救濟
價值和優勢
使用他人商標

4 著作權
如何取得著作權？
著作財產權人的權利
著作權侵權救濟
價值和優勢
開源和著佐權軟體
著作人格權和其他權利
梳理權利（Clearing rights）

5 設計權
如何取得設計權？
國際性保護
其他保護形式
價值和優勢

6 營業秘密
何謂營業秘密？
如何製造出營業秘密？
如何保護營業秘密？
營業秘密與專利
未經授權使用或揭露
價值優勢

7 智慧財產和網路
商標和網域名稱的策略
網站、電子商務和隱私權
網路犯罪、營業秘密和駭客
著作權和盜版
網路侵權的策略

8 智慧財產的權利歸屬？
專利
商標
著作權
設計權
營業秘密
公司結構和稅務

9 智慧財產的取得、維持和執行成本
專利
商標
著作權
設計保護
營業秘密

10 保護產品銷售時智慧財產的作用
以專利作為進入門檻
以商標作為進入門檻
以著作權作為進入門檻
以設計權作為進入門檻
以營業秘密作為進入門檻

11 以智慧財產作為收益來源
專利策略管理
專利作為訴訟資產的價值
專利主張實體
決定策略
商標授權
著作權及獲利空間

12 授權交易
關鍵條款
特定形態授權的特殊問題
責任
破產
授權條款的法律限制

13 智慧財產的市場：購買及出售智慧財產的方式
專利
商標
著作權
轉讓智慧財產的所有權
取得智慧財產的權利

14 智慧財產之鑑價
智慧財產之會計處理
鑑價方法
早期科技鑑價
品牌鑑價

15 金融運用智慧財產來籌集資金
法律程序和技術性
以智慧財產作為擔保品
國際化發展
智慧財產及融資

16 制定智慧財產策略
智慧財產稽核以及建立所有權
風險抵減
保護公司產品
策略性智慧財產管理
管理

執行摘要
詞彙表
註釋
實用資源

何謂智慧財產？
何謂智慧財產？簡言之，智慧財產是專利、商標、著作權、設計權、營業秘密和其他類似權利的總稱，在幾十年前，專利律師就開始改稱自己為智慧財產律師。根據WIPO的定義：「智慧財產是創意的創作」11，其中智慧財產通常與不動產和動產有所區隔：不動產意指土地、房屋和其他土地定著物；而動產通常指可以拿起和移動的物品，例如書本或筆記型電腦。令人困惑的是，在許多國內法體系中，智慧財產是一種技術形式的動產，如《一九七七年英國專利法》（UK Patents Act, 1977）所述：「任何專利或專利申請權均為動產。」
智慧財產相關法令涵蓋作品、發明、構想和資訊的一系列權利，和其表達或使用方式，以及公司產品在市場上和受消費者認可的方式。通常而言，智慧財產相關法令禁止或限制此類權利之複製和使用，進一步言，智慧財產所有人禁止複製和使用的權利，會依照取得權利的所在地理位置和時間而異，具體來說是依據特定國家和所取得之權利是否有效、過期或喪失。
舉例來說，如果你在英國買了此書的紙本印刷版，則你擁有此書的副本，適用法律是動產相關法規；而我是此書作者，擁有此書的著作權，身為著作權所有人我有權決定誰可以複製此書內容，我已與出版發行商「Profile Books」簽署「授權」（允許其使用專利、商標、著作權、營業秘密或其他形式的智慧財產）來發行此書。「Profile Books」進而取得所有人經濟學人集團（Economist Newspaper Limited）之授權並使用經濟學人商標，而經濟學人集團則負責控管商標的使用方式並禁止未經授權的使用。
著作權之所有權即賦予我的權利，經濟學人品牌的所有權及該品牌的權利均受智慧財產相關法令所管轄。進一步說明這個實例，如果你使用筆記型電腦或平板閱讀本書，該設備包含了數百至數千個發明，這些發明人可能早已取得這些發明的專利多年，隨著時間流逝，這些已取得的專利中有許多專利開始「過期」，或不再具有法律效力。就取得專利或專利授權的方式來說：在這些專利中，部分專利可能為筆記型電腦或平板製造商自身所擁有，部分專利為第三方所擁有，另外某些第三方專利可能透過友善的商業談判所取得，但還有某些第三方專利可能被另一個第三方以高額訴訟主張其擁有權利，所以筆記型電腦或平板製造商必須同意為使用這些專利權付費。總體言之，專利是智慧財產的一種形式，專利權益歸屬、期限和侵權等所有議題均受智慧財產相關法令管轄。
從商業角度來看，與筆記型電腦或平板相關的最重要智慧財產，並不一定是其中的任何一項專利，而是設備的品牌本身，諸如戴爾（Dell）、蘋果公司（Apple）或聯想（Lenovo）。其他人可能會爭論說：最重要的智慧財產權是作業系統研發人員的智慧財產權，例如微軟擁有戴爾和聯想使用之作業系統的著作權，它們還擁有與其軟體相關發明的數千件專利。
此類智慧財產權均透過法律程序來執行，一塊土地的所有權人能藉由建造柵欄或圍牆來阻止他人進入，或以其他方式自助；但智慧財產所有人通常必須透過訴訟來執行其權利。從許多方面來說，智慧財產權就是運用司法制度排除他人複製或使用所有人之創作的權利，因此智慧財產不可避免地會帶來執行成本，除了權利的無形性和其對法律程序的依賴性等共通特徵之外，專利、商標、著作權和其他類型的智慧財產權在商業和法律性質上有很大的不同，這些形式的智慧財產簡述如下：
專利
在光譜中的一端是專利，專利是指藉由防止他人製造或使用發明來保護發明。專利賦予的法定權利十分強大，就法律面而言，專利相當複雜，從政府機構取得專利的費用昂貴、執行成本高、專利保護期間（效期）有限，而且還可能受到各種破壞其價值的法律攻擊和技術手段。在第二章中，將會更詳細地介紹專利的細節；附帶一提，在中國，有另外一種形式的專利稱為「實用新型」專利。
商標
商標和品牌主要涉及具有特定公司或「來源」的商標和品牌組合，商標標示著可信賴的製造商產品，例如：吉百利（Cadbury）或好時（Hershey）品牌的巧克力、殼牌（Shell）或英國石油（BP）品牌的機油等。商標法規亦保護公司名稱和許多其他形式的識別符號，在許多國家中，商標需要註冊才能受到保護。在第三章商標，將會更詳細地介紹商標的細節；此外，由於網域名稱與商標權相關，故將網域名稱的細節介紹放在講述網路議題的第七章中。

著作權
在光譜中的另一端是著作權，著作權可以保護語文、音樂和其他形式的創意性之表達（包含軟體），已防止被複製。在大多數國家中，創作者完成一項著作時，立即受到保護。例如我寫了一本書，在打字的同時就享有著作權，雖然著作權和執行涉及相當複雜且高昂的費用，但取得著作權法律保護的行為幾乎是自動且免費的。在第四章中，將會更詳細地介紹著作權的細節。此外，歐盟於1995年引進「資料庫權（database right）」，以保護資料庫中系統排列的資訊，除歐盟以外一般不採用這種作法，但在歐盟成員國內，它仍是資料收集的另一層保護。
設計權
僅管對著作權的標準不同，且在部分國家中可能存在對應用藝術作品或水準達到藝術品層級的「實用性物品」（utilitarian objects）保護，但著作權通常不保護實用性物品。例如，著作權可以保護布料上的原創設計，但不保護布料製作成包包的設計，設計權為了填補這個空白，在美國，有一種特殊類型的專利稱為設計專利，可以向美國專利及商標局申請；在歐盟，設計權受國家層級的《歐盟共同設計法》（Community Design Regulation）所保護，第五章中將詳述設計權的細節。

營業秘密
營業秘密是一種存在保密的有價資訊中的財產形式，揭露時接受者必須同意對資訊保密。營業秘密不需要任何註冊或其他程序，但需要採取足夠的實質措施和資訊科技措施，以及合約保護，來維護資訊的機密性，第六章中將詳述營業秘密的細節。

植物和原生種
植物受到多種形式的智慧財產所保護，根據《TRIPS》第二十七條第三款第b項規定，成員國應「以專利法或有效之單獨立法或前二者組合之方式」給予植物品種保護。而在美國，適用包含特殊植物的專利稱為《植物品種保護法》（Plant Variety Protection），亦稱為植物育種權，如滿足發明要求，則為一般的「植物實用專利」，其保護規範依國家而異。
植物的智慧財產保護在美國和國際上均引起爭議：在美國，農民針對基因工程技術的植物向法院提質疑；在國際上，已開發國家和未開發國家之間的智慧財產議題屬於政治議題，這是另外一個專業領域，超出了本書範圍，故不多著墨。
當地醫學知識當地遺傳資源的使用，是已開發國家和未開發國家中的一個相關議題，多年來，天然物質和傳統藥一直是藥品來源，西方國家不時出現有關傳統療法專利的爭議，例如，美國專利第5,401,504號的「使用薑黃促進傷口癒合」，以及紐西蘭麥蘆卡蜂蜜的抗菌特性等智慧財產議題。
《名古屋議定書》（Nagoya Protocol）是一個條約，除其他事項外，該法旨在確保植物遺傳資源使用的共享利益，這並非智慧財產議題，而是屬於一種無形權利（詳見www.cbd.int），WIPO也正在研究一個草案，未來可能成為保護遺傳資源的條約。

（節錄）
第十章 保護產品銷售時智慧財產的作用
以專利作為進入障礙
專利可以藉由禁制令，讓專利權人排除競爭對手銷售侵權產品，如第二章所述那般，雖然法院發出禁制令的時間點有一定限制，但禁制令可執行專利權人的權利，將侵權產品從市場中強制下架。

在製藥產業中，我們可以看到專利在促進創新和保護收益方面的經典作用，其特點是研發成本相當高昂，特別是確認新產品的安全性和有效性的過程，花費極高。依據許多國家的監管機制，製藥公司研發新藥，並開始收集新產品的臨床數據時，監管機構會授予一個獨占期間，在此期間內，競爭對手無法複製該新產品並使用其數據提出申請 ，但此獨占期間並不長，故成功取得專利，進而在此獨占期間結束後，藉由專利排除他人複製，並讓研發新藥的製藥公司能回收投資，是至關重要的大事。
藥品專利的顯著特徵是，涉及特定產品的專利數量很少，而涉及有效成分的專利可能只有一個，只要取得一項藥品專利，就可作為進入市場的障礙，以保護特定產品的未來銷售時免受競爭。
技術類專利就是完全相反的狀況，一個設備涵蓋成千上萬的技術類專利，其中一些專利還是依據FRAND授權得來的（請參閱第二章），其餘專利只是涵蓋一個較大型設備的技術特徵，或者執行一種特定流程的製程方法，搞不好該製程方法也能以其他方式執行，不需受限於此。因此，就如手機製造商那般，因為可用專利太多，比起藥品專利更容易繞過專利技術門檻，故可選擇將哪些專利的技術特徵（可取得授權）做到手機裝置中，再支付權利金給該智慧財產所有人即可。
在科技產業中，取得專利主要有三個目的：首先，可以針對設備使用者所需的功能來申請專利，目的是禁止競爭對手使用這些功能，從而製造出他人無法使用該功能的障礙；其次，在訴訟中，其餘專利主要有「交易籌碼」的作用，來進行談判和防禦性用途（反訴）；第三，其餘專利還能拿來向競爭對手收取權利金，以增加競爭對手的費用，實施上達到「收保護稅」的作用。在許多案例中，申請專利或購買專利的動機通常同時包含前述三者考量。
在手機專利戰中（請參見下文），蘋果公司運用手中的專利和設計權，來阻礙競爭對手使用那些對消費者很有吸引力的特定功能（蘋果公司的專利），其相信這些特定功能可帶來市場優勢，因此，蘋果公司試圖以傳統的策略方式，利用手中專利作為進入障礙，逼迫其他手機製造商各自拿出自家專利作為議價籌碼，進而向蘋果公司交叉授權，以取得其手上之所需專利。然而，許多專利權人以為手中的技術只能向市場中更成功的大型公司，尋求可以「出租」專利或「收保護稅」的途徑，事實上專利具有更多運用可能性。此外，美國的法院對此具有許多規則細節，例如倘若只有一項技術特徵受到侵害時，能否據此發出禁制令禁止整隻手機銷售，以及發出禁制令的時間點（請參閱第二章），這些都可以列入策略考量。

三思而後行
專利執行策略需要仔細的計劃和準備，針對競爭對手發起專利訴訟時，通常心中早有一長串的潛在目標名單，特別是，針對競爭對手的專利提起訴訟時，競爭對手可能會報以更具威脅性的攻擊──「反訴」的風險，電影《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）中有一個場景，被稱為「槍與劍的對決」（the gun versus sword），哈里遜福特（Harrison Ford）飾演的英雄印第安納瓊斯受到對手持劍的威脅，哈里遜福特持槍並及時開槍擊中持劍對手。而世上沒有哪家公司願意揮舞弱小的專利劍，然後被更強大的專利子彈射中。
在美國，提出專利侵權訴訟的威脅，可能會導致被威脅的一方提起訴訟，並在有利於被告的司法管轄區域中尋求無侵權聲明（請參閱第十一章）；英國針對不合理的專利侵權威脅具有法律救濟措施，而其他歐盟國家也有類似的程序。
考慮針對小型競爭對手提起訴訟的大型公司應牢記，損害賠償金額通常依據當事方的銷售規模，因此小型被告提出可信度高的反訴時，反而會從大型原告身上取得更高額的損害賠償金；假定雙方勢均力敵，那麼和解時對小型公司較有利。
提起訴訟或威脅提起訴訟，還可能導致被指控的侵權人反過頭尋求該專利無效，此時雙方的注意力雖然集中在被指控的侵權人身上，但如果關鍵專利被判決無效或被撤銷，那麼後面可能還有其他公司等著進入戰場填補此一空缺，因此，考慮不周的行動會帶來糟糕的後果。

使用專利對抗山寨品
專利也能運用於打擊進口產品（山寨品）或廉價的複製品，儘管這種作法的頻率較著作權、設計權和商標要低，例如複製已取得專利的一般消費品，像是手電筒或玩具等，但專利取得的費用太昂貴且速度太慢，難以運用在快速消費品產業，也難以對國外公司提起訴訟。如果專利產品被廣泛地大規模複製，在美國，至少可透過ITC提起訴訟，並阻止其進口，以克服這類國外司法管轄權問題。
對於消費品，設計權和美國的設計專利會比美國的發明專利更有效，因為設計權和美國設計專利的取得速度較快、花費更少，而且藉由訴訟執行權利的費用也較低。處理涉及專利產品的山寨品時，還應考慮其他智慧財產權，例如著作權、商標權和商業表徵，它們都和設計權一樣，具有比專利成本更低且更靈活的訴訟策略。

以專利作為「交易籌碼」
專利除了製造障礙來保護收益之外，還有一個重要作用，即在交叉授權中作為談判的交易籌碼，用以突破其他公司阻礙專利的戰略位置，來實現產品的銷售成長。或者，藉由內部研發或收購專利，來取得防禦性專利組合，藉以達到交叉授權的目的，特別是用於防禦競爭對手的反訴主張（請參見上文）。交叉授權通常是透過商業談判和訴訟所進行的和解中所產生，然而，這種注重專利數量而非專利品質的防禦性專利「軍備競賽」，在累積了大量專利組合的科技公司中，被嘲笑為「向下競逐」（race to the bottom）1。