專利侵權風險防控：FTO分析實務指南（簡體書）

本書概述了專利侵權風險排查的概念，列舉了需要進行專利風險排查的場景。在對比FTO項目和一般專利檢索項目、盡職調查項目的基礎上，總結了FTO項目的特徵，並介紹了FTO項目的過程管理及如何界定項目的工作範圍。在詳述FTO關鍵步驟的基礎上介紹了FTO檢索的方法和工具、專利侵權判定的基本原則和代表性的案例、專利侵權分析報告樣例及撰寫要點。此外，還充分考慮了生物醫藥領域和信息通信領域的特殊性。最後，對如何從程序和實體上進行妥善應對也做了充分的梳理和總結。

馬天旗，北京智專北斗知識產權咨詢有限公司執行董事兼總經理，國家知識產權局專利局機械發明審查部原副處長，國家知識產權運營公共服務平臺原副總經理。國家知識產權局高層次人才，“科創中國”專利大數據技術競爭情報專業科技服務團專家，國家知識產權局重大科技經濟活動知識產權分析評議講師，專利侵權判定專家庫專家，首都知識產權服務行業師資庫專家，北京市知識產權服務領軍人才。《中國發明與專利》審稿專家，主編《專利布局》《專利挖掘》《高價值專利培育與評估》等10多部書籍。
高曉培，北京智專北斗知識產權咨詢有限公司產品總師兼盡職調查部總監，曾就職於七星天（北京）咨詢有限責任公司。中國科學技術信息研究所碩士。在海外專利申請與布局、專利檢索與侵權分析、專利情報分析與利用、專利交易評估與專利資產管理方面經驗豐富。入選第一期全國專利信息實務人才、江蘇省知識產權骨幹人才。
郝政宇，北京觀韜中茂律師事務所合伙人、律師、專利代理師，具有超過15年的知識產權從業經驗，曾在國家知識產權局從事多年專利審查和復審工作，此後在多家知名律所執業多年，代理眾多企業的知識產權糾紛案件，具有豐富的訴訟經驗，目前擔任10余家上市公司的知識產權顧問，團隊微信公眾號“大嶺IP”在業內具有廣泛影響力。
鄭眾琳，律師、專利代理師，北京智專北斗知識產權咨詢有限公司上海分公司總經理。具有10多年知名咨詢機構、律所、專利代理機構從業經驗，長期從事專利分析咨詢、專利布局申請、專利無效訴訟等相關工作，曾主持完成幾十項專利侵權風險排查項目。
蘇志甫，北京匯仲律師事務所上海辦公室高級顧問、知識產權團隊負責人，北京市高級人民法院知識產權庭原審判長，兼任中國政法大學無形資產管理研究中心研究員、中國傳媒大學研究生導師。專注知識產權爭議解決領域近20年，辦理知識產權訴訟案件逾6000件，經辦案件多次入選中國法院十大知識產權案件，發表知識產權專業文章60余篇。近年來，帶領團隊先後為數十家大型央企、知名上市企業及新興科創企業提供知識產權爭議解決及專項咨詢服務，助力客戶有效解決知識產權保護及侵權風險防範問題。
權鮮枝，北京市隆安律師事務所高級合伙人、清華大學工學碩士、芝加哥肯特法學院法律碩士。曾任最高人民法院知識產權案例基地專家，現任北京市朝陽區律師協會知識產權業務研究會主任、日本知識產權協會（JIPA）講師、美國知識產權法律協會全球網絡活動（AIPLAGNE）聯席主席。代理過數千件專利申請，上百件專利無效、侵權案，部分入選各級法院典型案例。個人被評為司法部首批“全國千名涉外律師人才”、ALB“2022中國十五佳女律師”、強國知識產權論壇“2023年度十佳知識產權大律師”等。
曲凱，復旦大學理學博士，恒瑞醫藥知識產權管理中心負責人，在知識產權行業有10余年工作經驗，負責公司上市產品和在研項目的知識產權工作，包括藥品全生命周期的專利布局、侵權風險防控。曾在國家知識產權局從事多年專利審查工作。
金偉英，機械電子工程碩士，專利律師、資深專利分析師、專利代理師。具有10年以上為央企、大集團、龍頭企業、多家擬上市公司提供專利申請與布局、專利檢索與無效分析、專利風險排查、FTO檢索分析以及侵權應對的豐富服務經驗。
張鵬，法學博士、知識產權專業博士後，中倫律師事務所高級顧問，兼任國家海外知識產權糾紛應對指導專家、中國技術經濟學會知識產權專業委員會委員等，入選北京市律師協會涉外律師人才庫、粵港澳大灣區國際知識產權人才港專家庫、深圳市首批海外知識產權維權援助專家庫等。多次被國際著名法律評級機構錢伯斯、法律500強、商法等評選為知識產權推薦律師、TMT（電信、媒體和科技）推薦律師。錢伯斯稱讚其“在處理國內和國際科技公司的專利問題方面經驗豐富，擅長處理侵權糾紛和與交易相關的知識產權問題”。

前 言

專利侵權是指未經專利權人授權或者許可，他人擅自使用、製造、銷售、許諾銷售、進口或提供專利產品或方法的行為。一旦發生專利侵權，可能會導致企業面臨較大的法律風險和經濟損失。因此，為了降低專利侵權風險，企業需要進行專利侵權風險排查，並生成相應的分析報告。
專利侵權風險排查報告，也稱為自由實施（Freedom to Operate，FTO）
報告，是對企業現有產品、技術或服務與他人專利權的關係進行全面調查和分析的報告。它的目的是識別已經發生或者潛在的專利侵權風險，幫助企業了解自身的專利權利狀況，規避潛在的法律糾紛，並為制定正確的專利戰略決策提供依據。
在諸多場景中都需要進行專利侵權風險排查，比如在確定研發方向時、新產品面市時、產品出口海外時、企業上市時、產品展銷時等。但國內企業高層普遍對專利侵權不重視，甚至對專利侵權的概念都不清楚，更不知道何時何因需要做專利侵權風險排查；很多企業的知識產權負責人也不清楚如何對項目過程進行監督和質量管理；很多咨詢機構的具體執行人員對開展專利侵權風險排查的檢索方法、策略和工具、風險專利的篩選和侵權與否的判定等也缺乏全面的認知，對專利侵權風險排查報告的框架和內容如何做到翔實、規範，以便作為證據使用也存在諸多疑問；在進行風險排查時，特別領域的特殊性怎麼考慮進來，如何最終從法律的角度做到合理應對等也缺乏相應知識。
本書的編排就是為了解決上述困惑和疑問的。首先，通過列舉專利風險排查的場景、企業專利風險的來源來說明為什麼要進行專利風險排查，以及對專利侵權風險如何進行評估和管理。其次，對比了ＦＴＯ項目和一般專利檢索項目，總結了ＦＴＯ項目的特徵，並介紹了ＦＴＯ項目的過程管理及如何界定項目的工作範圍。為了突出實操性，在梳理ＦＴＯ關鍵步驟的基礎上介紹了ＦＴＯ檢索的方法和工具。還詳述了專利侵權判定的基本原則和代表性的案例，介紹了專利侵權風險排查報告的樣例及撰寫要點，並簡要展示了美國和中國的ＦＴＯ報告樣例。此外，考慮到生物醫藥領域和信息通信領域的特殊性，比如在生物醫藥領域，進行ＦＴＯ分析時還需要考慮各國對藥品相關知識產權特殊的制度設計，以及藥品種類的不同和不同的藥品開發階段。最後，對一旦發生專利侵權訴訟後，如何從程序和實體上進行妥善應對也做了充分的梳理和總結。

目錄
第１章 認識專利風險排查與ＦＴＯ ００１
１.１ 為什麼要做專利風險排查 ／００２
１.１.１ 專利風險排查的場景 ／００２
１.１.２ 企業專利風險來源 ／００３
１.１.３ 專利侵權風險評估 ／００６
１.１.４ 專利侵權風險管控 ／００８
１.２ 專利風險排查分析類型與ＦＴＯ ／０１０
１.２.１ 常見專利風險排查的分析類型 ／０１０
１.２.２ ＦＴＯ分析是什麼 ／０１２
１.２.３ ＦＴＯ分析的簡要步驟 ／０１３
１.３ 典型場景下的ＦＴＯ分析案例 ／０１４
１.３.１ 研發階段的ＦＴＯ分析案例 ／０１４
１.３.２ 產品上市前的ＦＴＯ分析案例 ／０１５
１.３.３ 產品出口海外前的ＦＴＯ分析案例 ／０１６
１.３.４ 企業ＩＰＯ （首次公開募股）上市前的ＦＴＯ分析案例 ／０１７
第２章 ＦＴＯ項目的組織和管理０１９
２.１ ＦＴＯ項目管理的基礎 ／０２０
２.１.１ ＦＴＯ項目的特殊性 ／０２０
２.１.２ ＦＴＯ項目的管理 ／０２２
２.２ ＦＴＯ項目的過程管理 ／０２３
２.２.１ 項目啟動 ／０２３
２.２.２ 組建項目實施團隊 ／０２５
２.２.３ 項目執行 ／０２６
２.２.４ 項目監控和調整 ／０２７
２.２.５ 項目驗收 ／０２８
２.３ 項目工作範圍的界定 ／０２８
２.３.１ 確定目標國家或地區 ／０２９
２.３.２ 確定待檢索專利的法律狀態 ／０２９
２.３.３ 確定主要競爭對手 ／０２９
２.３.４ 確定待排查技術點 ／０３０
第３章 ＦＴＯ檢索方法和工具０３４
３.１ ＦＴＯ的檢索策略 ／０３６
３.１.１ ＦＴＯ檢索策略的特點 ／０３６
３.１.２ ＦＴＯ檢索策略的主要構成 ／０３７
３.２ ＦＴＯ檢索的關鍵步驟 ／０３９
３.２.１ 明確項目需求和檢索範圍 ／０３９
３.２.２ 解構及確定檢索目標 ／０４４
３.２.３ 製作檢索要素表 ／０４８
３.２.４ 選擇數據庫和構建檢索式 ／０４９
３.２.５ 執行檢索與補充檢索 ／０５２
３.２.６ 專利篩選與評估 ／０５３
３.３ 常用的檢索方法 ／０５８
３.３.１ 關鍵詞檢索 ／０５８
３.３.２ 分類號檢索 ／０６２
３.３.３ 競爭對手檢索 ／０６５
３.３.４ 其他檢索方式 ／０６６
３.４ 常用ＦＴＯ檢索資源和工具 ／０６９
３.４.１ 專利數據庫 ／０６９
３.４.２ 非專利數據庫 ／０７６
３.４.３ 特殊領域的檢索資源 ／０７６
３.４.４ ＦＴＯ檢索的實用工具 ／０７８
第４章 專利侵權的判定方法０７９
４.１ 發明和實用新型專利的侵權判定 ／０８０
４.１.１ 侵權判定的原則和方法 ／０８０
４.１.２ 相同侵權的判定 ／０８１
４.１.３ 等同侵權的判定 ／０８４
４.２ 外觀設計專利的侵權判定 ／０９２
４.２.１ 侵權判定的方法 ／０９２
４.２.２ 相同或相近種類產品的判斷 ／０９４
４.２.３ 外觀設計相同或近似的判斷 ／０９５
第５章 ＦＴＯ報告樣例和撰寫要點１００
５.１ ＦＴＯ報告的框架 ／１０２
５.２ “項目背景”章節樣例和撰寫要點 ／１０３
５.２.１ 章節樣例 ／１０３
５.２.２ 撰寫要點 ／１０５
５.３ “專利檢索”章節樣例和撰寫要點 ／１０５
５.３.１ 章節樣例 ／１０５
５.３.２ 撰寫要點 ／１１０
５.４ “專利分析”章節樣例和撰寫要點 ／１１１
５.４.１ 章節樣例 ／１１１
５.４.２ 撰寫要點 ／１１７
５.５ “侵權結論”章節樣例和撰寫要點 ／１２６
５.５.１ 章節樣例 ／１２６
５.５.２ 撰寫要點 ／１２６
５.６ ＬＥＤ節能燈美國ＦＴＯ報告樣例 ／１２６
５.７ 咖啡機中國ＦＴＯ報告樣例 ／１３２
第６章 針對典型技術領域特性的ＦＴＯ分析１３８
６.１ 生物醫藥領域的ＦＴＯ分析 ／１３９
６.１.１ 根據藥品的產品分類的ＦＴＯ分析 ／１３９
６.１.２ 根據藥品的不同開發階段的ＦＴＯ分析 ／１４６
６.１.３ 結 語 ／１５２
６.２ 信息通信領域的ＦＴＯ分析 ／１５３
６.２.１ 涉及標準必要專利的ＦＴＯ分析 ／１５３
６.２.２ 涉及算法的ＦＴＯ分析 ／１５６
６.２.３ 涉及開源軟件的ＦＴＯ分析 ／１５８
６.２.４ 涉及通信方法的ＦＴＯ分析 ／１５８
第７章 專利侵權風險的應對策略１６１
７.１ 程序應對——用足訴訟權利 ／１６３
７.１.１ 善用管轄權異議 ／１６
７.１.２ 審查原告是否適格 ／１６４
７.１.３ 請求無效宣告，中止訴訟程序 ／１６５
７.１.４ 及時應對行為保全 ／１６５
７.１.５ 在避免構成舉證障礙的前提下規避不利證據 ／１６７
７.１.６ 主張訴訟時效屆滿 ／１６８
７.１.７ 提起另案反制訴訟 ／１６８
７.２ 權利挑戰——無效對方專利 ／１７０
７.２.１ 專利無效宣告是什麼 ／１７１
７.２.２ 為什麼要發起專利無效宣告 ／１７１
７.２.３ 如何發起專利無效宣告 ／１７１
７.３ 否定侵權——行為抗辯 ／１７９
７.３.１ 專利侵權抗辯是什麼 ／１７９
７.３.２ 為什麼做專利侵權抗辯 ／１７９
７.３.３ 如何做專利侵權抗辯 ／１７９
７.３.４ 專利侵權抗辯的案例 ／１８３
７.４ 減免責任——責任承擔抗辯 ／１８６
７.４.１ 免除賠償責任——合法來源抗辯 ／１８６
７.４.２ 不停止侵權抗辯 ／１８８
７.４.３ 減輕賠償責任抗辯 ／１９１