比較商標法

本書有以下幾點特點，第一，國際化程度高，探討巴黎公約、商標國際註冊馬德里協定、馬德里協定議定書、與貿易有關智慧財產權協定、世界智慧財產權組織商標法條約與新加坡商標條約等最重要的六項國際規範。第二，比較層面廣，參照美國、歐盟、德國、中國大陸、日本、英國法制。第三，涵蓋面完整，實用性強，說明力大，儘可能輔以具體商標圖示探討商標的意義、功能、創立與維護及新發展趨勢、我國商標法的起源、沿革與現代化、商標的要件、非傳統商標成分及四大種類商標、商標註冊申請、智慧局審查、審查後的公共參與審查機制、商標近似、商品或服務近似、混淆之虞的認定與商標註冊、著名商標相關規定，歸納整理商標司法實務與公平法實務，事前申請認定及事後彙整並公示著名商標案件的相關實務，以市場調查客觀認定商標混淆之虞及減損識別性與信譽之虞採用時機、方式及限制、在法律實務上應注意事項。
再者，本書理論性深，例如提出混淆之虞及著名商標保護的一般理論，以網際網路關鍵字廣告最新的商標法爭議為例說明如何在新科技運用的便利與市場公平競爭尋求平衡，並探討商標法與其他法律的橫向關係、商標權的主要權能（即排他使用權）與各種限制（至少包括合理使用、權利耗盡與言論自由）。最後，本書富批判性，直指司法判決及立法諸多錯誤或不足（例如註冊保護主義及著名商標保護規定）之處。

劉孔中
台灣大學法學學士、碩士、德國慕尼黑大學法學博士，現任中央研究院法律研究所研究員、清華大學科技法律研究所及政治大學科技管理暨智慧財產研究所合聘教授、新加坡管理大學法學院訪問教授。長年在智慧財產權法、通訊傳播法及公平交易法研究，提倡競爭法導向的智慧財產權法與通訊傳播法，致力建立更具合理性、交互運用性與整合性的知識系統，以管制革新為學術關懷主軸。有百餘篇中英文論文發表，撰有商標法上混淆之虞之研究、著名標章及相關表徵保護之研究、通訊傳播法－數位匯流、管制革新與法治國家等十餘本專書，並編輯Compulsory Licensing — Practical Experiences and Ways Forward等五本英文專書。

 

 

自序
個人自從1997年出版「商標法上混淆之虞之研究」以及2002年出版「著名商標及其相關表徵保護之研究」後，才剛對商標法有比較完整的初步掌握，沒想到國內外商標法又有許多新的發展，而必須努力追趕。二個新的國際條約締結、生效（世界智慧財產權組織商標法條約及新加坡商標條約），各國新的立法不斷推出（美國聯邦反減損法、歐盟商標條例，我國商標法修改4次，商標法條次完全變動2次）。德文商標法的專業期刊（Markenrecht）誕生，不讓國際商標協會（International Trademark Association, INTA）百年歷史的Trademark Reporter專美於前，商標判決海量出現，商標理論（例如品牌理論、注意經濟學、美感經濟學、經驗經濟學及線上購物、行銷與瀏覽所創造的線上消費者理論）推陳出新，文獻與資料已經多到難以長握的地步。
而商標也躍身變為品牌，成為事業的重大資產與競爭的利器，甚至扭曲或限制市場競爭的工具。小自一國（例如Best Canadian Brands, Top Taiwan Global Brands），大至全球百大品牌（Interbrand, SyncForce Ranking, BrandZ, Forbes）、500大品牌（Brandirectory）評等及品牌價值鑑價的各種調查紛紛出爐。英國、澳洲、紐西蘭、加拿大等為主的國家在專利師之外另外單獨成立商標師（trademark attorney, trademark agent），以妥善處理商標的註冊與維護。各國智慧財產權國家戰略綱領（例如中國大陸）或法律（例如我國文化創意產業發展法）也異口同聲重視國家自有品牌。以上種種在在彰顯商標的重要性不斷增加。
但是個人因為投身通訊傳播法的實務工作及理論研究，對商標法的投入反而減少，在新竹清華大學科技法律研究所講授多年的商標法僅能勉強及格，暗自感到有點愧對學生及自己。因此近幾年一直想靜下心來好好寫本比較全面更新的比較商標法的書。在2011年擔任Fulbright學者去美國Stanford大學交換訪問的半年是個時機，但是因為忙著編輯The Enforcement of Patents一書而無法如願。今年，其實條件更不允許，我四月受新加坡管理大學邀請為其規劃「亞洲智慧資產及法律應用研究中心」（Applied Research Center for Intellectual Assets and the Law），七月接受其邀請擔任為期二年訪問教授，並設立該中心。可是，心裡盤算如果不在八月開學前完成比較商標法，就至少又要拖二年。所以，儘管舉家遷到星洲，家人抗拒一再遷徙變動的負面情緒很強，我的規劃工作又涉及遠赴印度、中國大陸、英國訪談，還是咬緊牙把這本書寫完。二個月密集改作（幾乎是重新寫作）的過程，箇中甘苦滋味，實不足為外人道。
本書共十二章，以國際規範及國際化為依歸、法律比較為方法，參照美國、歐盟、德國、中國大陸法制。第一章寫商標的意義、功能、商標創立與維護及商標發展的新趨勢，以商業觀點看商標，並舉出生動實例說明。第二章探討最重要的六項商標國際公約與協定：巴黎公約、商標國際註冊馬德里協定、馬德里協定議定書、與貿易有關智慧財產權協定（TRIPS），以及世界智慧財產權組織商標法條約與新加坡商標條約。第三章探討我國商標法的起源、沿革與現代化，界定該法與其他法律的橫向關係，包括其他智慧財產權法、公司法及商業登記法、網域名稱爭議處理辦法、公平法、文化創意產業發展法及刑法，試圖為商標法在整體法秩序找出合適的座標。第四章研究商標的要件、成分（特別是非傳統商標成分）及四大種類商標（即標示自己商品服務的狹義商標、證明他人商品服務之證明標章、為表彰其會員會籍之團體標章及指示團體成員所提供商品或服務之團體商標等廣義商標）。第五章以商標註冊申請、智慧局審查、審查後的公共參與審查機制為研究課題，並展望未來應如何補充註冊保護主義不足之處。混淆之虞的判斷是商標法上爭議最多的課題，因此第六章探討混淆之虞的一般理論、商標近似、商品或服務近似、混淆之虞的認定與商標註冊，最後再以二個案例綜合運用前述各種理論。
著名商標的保護是商標法上僅次於混淆之虞的第二大問題，本書以二章探討之，第七章依序整理商標法相關規定之沿革、商標司法實務、公平法實務，接著提出著名商標的一般理論，最後檢討商標法規定不足之處。第八章探討事前申請認定及事後彙整並公示著名商標案件的相關議題。第九章鼓吹以市場調查客觀認定商標混淆之虞及減損識別性與信譽之虞，依序剖析市場調查之運用濫觴及現狀、證據能力及採用時機、方式及限制、在法律實務上應注意事項。商標法在民國82年12月22日刪除應與其營業一併移轉之規定後，才成為單純財產上之權利，第十章論述商標權的主要權能（即排他使用權）與各種限制（至少包括合理使用、權利耗盡與言論自由）、三種次要權能（授權他人使用、設定質權及處置），以及侵害商標權的民事救濟、刑事救濟以及行政救濟。第十一章則以網際網路下最新的關鍵字廣告商標法爭議為例，說明應如何在網路新科技運用的便利與市場之公平競爭二大價值中尋求平衡。本書特在最後第十二章就前文討論中經常引用的美國及德國商標法制作比較完整的補充說明，以免誤導讀者。美國法重介紹在2006年反商標減損修正法、與減損共舞的混淆之虞的發展、關聯商品服務以及極為美國特色的單獨轉讓與單純授權構成拋棄商標權的規定。德國法則側重絕對與相對不得註冊事由、異議後置及退費制度、類似商品等。
本書寫作過程承蒙許多助理協助，尤其感謝陳曉雯律師、郭懿萱、黃鈺婷、陳逸凡、沈安琪、林采蓉、黃瀚儀。所有資料大致檢索到2014年8月，在此敘明，不再在書中註腳一一標示。
作者2014年8月序於　獅城#19-08 Spring Grove

自序 i
第一章　序論 001
一、商標意義：區別不同來源商品或服務之表徵 003
二、商標功能 003
三、商標創立與維護 014
四、商標發展的新趨勢 027
第二章　商標國際規範 031
一、前言 033
二、巴黎公約 033
三、商標國際註冊馬德里協定 045
四、商標國際註冊馬德里協定議定書 049
五、與貿易有關之智慧財產權協定 052
六、世界智慧財產權組織商標法條約 059
七、世界智慧財產權組織新加坡商標條約 062
第三章　商標法與其他法律 065
一、我國商標法：起源、沿革與現代化 067
二、與其他智財權法之關係 071
三、公司法及商業登記法 071
四、網域名稱爭議處理辦法 079
五、公平法 081
六、文化創意產業發展法 087
七、刑法 088
第四章　商標要件、成分與種類 089
一、前言 091
二、商標要件 091
三、商標之成分 097
四、商標種類 114
第五章　商標註冊及審查 131
一、前言 133
二、商標註冊之申請 133
三、審查 137
四、異議、評定與廢止 161
五、未來展望 166
第六章　商標混淆之虞 173
一、前言 175
二、混淆之虞之一般理論 176
三、商標近似 184
四、商品或服務近似 198
五、混淆之虞的認定與商標註冊 203
六、案例評析 207
第七章　著名商標之保護 215
一、前言 217
二、商標法相關規定之沿革 217
三、商標司法實務之整理 222
四、公平法實務之研究 234
五、著名商標之一般理論 240
六、結語 258
第八章　著名商標保護外一章：事後彙整並公示著名商標案件 259
一、前言 261
二、事前申請認定制之下的著名商標名錄 261
三、由商標主管機關事後彙整並公示著名商標 271
四、事後彙整並公示著名商標案件的必要性 279
五、結論 280
第九章　市場調查在商標實務之應用 283
一、前言 285
二、市場調查運用之濫觴及現狀 286
三、市場調查之證據能力及採用時機 289
四、市場調查之方式及限制 294
五、市場調查在法律實務上應注意之事項 296
六、結語 305
第十章　商標權 307
一、前言 309
二、商標權意義與內容 309
三、侵害商標權之民事救濟 330
四、侵害商標權的刑事救濟 342
五、侵害商標權的行政救濟：申請海關採取邊境查扣措施 345
第十一章　關鍵字廣告之商標法爭議 349
一、前言 351
二、關鍵字廣告 352
三、商標使用 361
四、混淆誤認之虞及其責任 370
五、無法以指示性合理使用抗辯商標混淆之虞的侵權責任 380
六、減損「幸福空間」著名商標之識別力 381
七、中國大陸「綠島風」一案比較 383
八、結語 387
第十二章　美國及德國商標法補述 389
一、前言 391
二、美國法 391
三、德國商標法 413
文獻表 429