理律智財案例報導選輯

《理律智財案例報導選輯》，係理律法律事務所將「理律新知」雙月刊近年發表關於智慧財產權的報導文章，彙整改寫而成之專書。
本書為理律智慧財產團隊累積多年來對智財訴訟實務的觀察與報導，內容涵蓋商標、專利、著作權及營業秘密的各類型案例。作者們以提綱挈領的方式導讀案件核心問題及爭點，並以深入淺出的文字，說明相關法令及實務見解。本書所收錄之報導文章，不僅呈現法院及主管機關對於關連議題之立場，亦記錄我國智慧財產法制及實務發展之重要軌跡，有助於智財工作者掌握實務脈動及作為案件處理之參考，亦可供作各界研習之輔助教材。

主編 陳長文：理律法律事務所資深合夥律師

理律法律叢書序

1999年夏，理律法律事務所捐助成立財團法人理律文教基金會。理律法律事務所長期致力於社會與文教公益事務，成立基金會，是為了更有系統、有效率，也更專注、持續地將理律的資源運用到公益事務上，這是理律善盡企業社會責任的具體實踐。
理律法律事務所創立於1960年間，在數十年提供專業服務的過程中，深感提倡法治觀念的重要性。法治觀念若未根植於社會，不僅守法精神難以落實，立法闕漏、乃至執法失當恐亦在所難免。凡此種種，不僅增加了法律人的負擔，也斲傷了法律的理想與尊嚴；就社會而言，法律制度若非但未能定分止爭，甚且成為公義的障礙，毋寧是極大的諷刺。
有感於此，本基金會乃以提倡及宣導法治為宗旨，舉辦或贊助法學教育活動、出版法律知識的系列書籍、設置獎助學金、另獎助學生法學研究暨論文發表、引導法律學生跨領域學習活動，每年並舉辦兩岸「理律盃模擬法庭辯論賽」與「理律盃公民行動方案競賽」等賽事，結合學生課堂上與實務上的學習，多方面協助推廣法治與公民教育，期能有助於培養法律人才的寬廣視野與專業能力。近年來在全球化的強大趨勢下，國際社會的成員無論是國家或個人要取得知識競爭力，勢須在專業人員的教育養成過程中強化國際觀與解決超國界問題的知識和能力，台灣在國際現勢與兩岸發展中更面臨種種挑戰。鑑此，本會著力推動超國界法律學術研討，希望法律人以超越內國法眼光來看待問題，兼顧議題的多重面向，不囿於地域、領域而提出周延的法律見解，體現國際法當中所蘊含的平等尊重或普世價值。
在學術界與實務界廣泛投注心力下，法學論著及刊物可謂汗牛充棟，惟社會的演進瞬息萬變，法律議題的新興領域有如雨後春筍，實務變化與特殊案例亦與時俱增，胥賴學術界與實務界本諸學理或經驗分享知識泉源。本基金會藉理律法律事務所同仁提供法律服務歸納的心得，或在大學院所擔任教席、講授法律課程累積的材料，佐以相關法律之最新理論與發展趨勢，集腋成裘，並以本會舉辦學術活動或贊助專題研究的成果，包含參與活動之賢達精闢的論述，集結成書，列入「理律法律叢書」。
理律將累積的知識資源提供予有意熟習相關議題的讀者參考，並藉此拋磚引玉，邀請法律界先進賜教。深盼假以時日，本基金會的努力對於法治的進展有些微助益。

 財團法人理律文教基金會 謹識 

2020年12月

商　標

個案分析
1. 「Stopgap」商標註冊使用爭議
2. 與「葡萄酒或蒸餾酒」地理標示相同近似之中譯商標，應不予註冊
3. 含職業運動員著名藝名之商標，不應予以註冊

商標名稱通用化
4. 最高行政法院揭示商標名稱通用化之判別標準及舉證責任
5. 商標註冊後是否成為商品／服務之通用名稱之判斷時點

商標訴訟─侵權
6. 特殊紋路之商標權侵權探討
7. 網頁轉址行為是否侵害商標權？是否構成不正競爭？
8. 判斷使用他人商標名稱作為公司名稱是否為商標侵權時，應適用公司設立登記時商標法或現行商標法？
9. 網路商標侵權之犯罪地及管轄法院
10. 商標註冊前已經使用商標銷售流通之商品，在商標註冊登記後，非屬侵害商標權之物品
11. 偽造商標真品之商品條碼構成刑法偽造準私文書罪
12. 智慧財產法院認定仿冒非傳統商標之刑事責任採行較嚴格之證據方法
13. 商標是否近似不得僅以其字義作為判斷基礎，應以消費者之認知為準
14. 使用他人商標宣傳抽獎活動贈品，非商標侵權使用
15. 將他人商標作為主題標籤（Hashtag）不構成商標侵權，亦不構成不公平競爭行為
16. 電視購物與購物網站業者之商標侵權責任
17. 商標戲謔仿作與商標侵權之界線與判斷
18. 得否主張商標戲謔仿作（parody）不違反商標法之判斷，應參酌我國國情及商標使用之商品等因素

商標訴訟─保護標的
19. 商標圖樣中之文字及圖形於著作權法上似享有不同之命運

商標訴訟─真品平行輸入
20. 真品平行輸入商品未經授權不得使用商標行銷
21. 智慧財產法院認定國內外商標權人不同時，不得主張真品平行輸入
22. 銷售加工改造之進口真品，無法主張真品平行輸入不構成商標侵權之抗辯
23. 商標於國內外分屬不同商標權人，仍有可能主張權利耗盡原則之適用

商標訴訟─商標使用
24. 智慧財產法院認定贈品仍可能構成商標使用
25. 善意先使用不受商標權拘束之主張限於台灣地區之商標使用
26. 商標因被授權人不當使用而廢止
27. 商品製造前階段之商標使用並非商標法規範之商標使用
28. 商標授權契約雖嗣後被解除，被授權人在授權期間基於信賴之商標真實使用仍得視為商標權人之合法使用
29. 明知可能引起混淆誤認而申請外文商標中譯名，非屬善意應不予保護
30. 若商標權人知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前3個月內開始使用者，商標雖有使用之事實仍應予以廢止
31. 關鍵字廣告若非作為商標使用，不構成商標侵權

商標訴訟─商標搶註
32. 台灣以外之先使用商標得據以評定他人搶註商標
33. 最高行政法院不支持反向混淆理論得作為申請在後商標核准註冊之論點
34. 智慧財產法院支持防止搶註之先使用商標沒有數量門檻限制
35. 最高行政法院對於防止搶註條款之商標先使用要件採較嚴格之解釋

商標訴訟─授權
36. OEM及商標授權
37. 智慧財產法院認定授權使用商標並非視為同意被授權人得註冊該商標

商標訴訟─程序事項
38. 行政法院得否判命商標專責機關依職權為商標廢止之行政處分？
39. 針對智慧財產局依撤銷商標註冊或專利之確定判決所作出之新處分，不得提起行政訴訟
40. 智慧財產法院判決認定訴願階段不得追加主張新商標廢止事由

商標訴訟─著名商標
41. 中國大陸馳名商標得作為認定台灣著名商標之佐證
42. 商標權人能否於依法無法進口其商品之商標註冊地主張其商標著名性? ─黃飛紅vs.黃粒紅
43. 著名商標識別性及信譽之保護，其著名程度應達「一般消費者普遍認知」

商標訴訟─當事人適格
44. 非經授權登記之商標專屬被授權人得提起商標侵權民事訴訟

商標訴訟─識別性
45. 商標識別性之認定應考量申請註冊時消費者之認知
46. 智慧財產法院採認市場調查報告作為認定立體商標具備商標識別性之參考
47. 與著名商標結合之廣告標語，並不當然具備先天或後天識別性
48. 圖形商標近似程度應著重於外觀設計之比對，並應以相關消費者之認知為準
49. 地理名稱與指定商品或服務間無關連時，得具先天識別性

修正法規
1. 財政部關務署修正《海關執行商標權益保護措施實施辦法》自106年1月1日施行


專　利

民事訴訟程序─主體
1. 智慧財產法院應指定智慧財產局輔助何造當事人？
2. 法人指派自然人代表行使職務時，經法人指派之自然人代表尚非屬登記事項

民事訴訟程序─保全程序
3. 行使專利權之預防性程序是否應予侵權人陳述意見機會？

民事訴訟程序─裁判費
4. 專利侵權訴訟之共同被告於上訴時是否應各自繳納裁判費？

民事訴訟程序─訴訟種類
5. 被控侵權人之另一個選擇：確認不侵權之訴

民事訴訟程序─訴訟標的
6. 專利權人於民事訴訟程序中就專利範圍申請更正，是否屬訴之變更？
7. 專利權人於民事訴訟程序中提出合法專利更正，非屬訴訟標的之變更

民事訴訟程序─訴訟標的價額
8. 「侵害防免請求權」之訴訟標的價額

申請專利範圍之解釋
9. 申請專利範圍中涉及功能敘述之特徵之解讀
10. 如何判斷說明書之實施例是否應排除於專利權範圍？
11. 最高行政法院對於申請專利範圍解釋原則之闡述

侵權判斷
12. 最高法院確立均等論分析由「特徵比對」原則改為「整體比對」原則
13. 最高法院要求均等侵權判斷應詳加調查證據確認是否有實質差異
14. 以「系爭專利與被控侵權物之差異能否輕易完成」作為均等侵權之判斷因素
15. 均等判斷與先前技術阻卻
16. 有關製造方法專利所製成之物之侵權舉證責任

設計專利
17. 設計專利侵權比對應就視覺性設計整體為考量
18. 設計專利圖式中純功能性特徵之認定及對專利權範圍之影響
19. 何人應為判斷設計專利侵權之主體？

損害賠償
20. 智慧財產法院就新專利法第97條第1項第2款所得利益計算之判決觀察
21. 侵權與非侵權零件組合物如何計算損害賠償？
22. 專利侵權行為與不當得利競合問題
23. 智慧財產法院關於專利貢獻率之認定
24. 智慧財產法院關於專利貢獻度之發展

權利濫用
25. 專利嗣後無效並未當然構成權利濫用
26. 新型專利技術報告之不利記載內容與權利濫用之判斷

權利歸屬
27. 職務上發明之認定暨台灣法院對於大陸專利權歸屬爭議之審理
28. 誰才是「真正發明人」？
29. 共同開發之專利申請權歸屬判斷
30. 專利權人之借名登記─專利證書所示之專利權人是否真為實質權利人？
31. 專利權人之借名登記─真正創作人得就專利申請權與他人成立借名登記契約
32. 專利共有人自行實施專利權無庸支付報酬予其他共有人
33. 共有專利之執行

專利授權
34. 被授權人行使未完成授權登記之專利權，是否為正當行使權利？
35. 專利請求項部分無效後之授權契約效力問題

民事訴訟程序─再審
36. 專利權事後撤銷對於民事侵權勝訴確定判決之影響

專利申請
37. 商業方法之可專利性判斷
38. 智慧財產法院關於數值限定請求項是否屬於選擇發明之認定

專利有效性─PHOSITA
39. 發明所屬技術領域通常知識者（person having ordinary skill in the art，即PHOSITA）及其技術水準之界定
40. 判斷進步性時應否界定通常知識者之技術水準？

專利有效性─通常知識
41. 專利說明書敘述之先前技術應認為是專利申請當時所屬技術領域中具通常知識者之一般性知識或技能
42. 當事人於他案之陳述可作為判斷通常知識之證據

專利有效性─明確性
43. 未於專利說明書中記載對應之材料、結構或動作之手段功能用語請求項，是否符合「明確性」專利要件？
44. 專利說明書中非申請專利範圍所載之發明，與明確性判斷無關
45. 最高行政法院對於專利說明書是否符合充份揭露且可據以實施之判斷標準
46. 專利明確性要件應以說明書中請求保護之申請標的為審查對象

專利有效性─新穎性
47. 設計專利之「新穎特徵」於設計專利侵權案之角色與判斷方式
48. 如何以先前技術文件未記載但實質上隱含之部分認定專利新穎性

專利有效性─進步性
49. 省略技術特徵之發明
50. 專利進步性判斷之精緻化
51. 專利進步性之判斷─最接近之先前技術
52. 未揭露專利某一特徵且發明目的與功效相異之先前技術難以使技藝人士產生組合動機輕易完成該專利之發明

專利更正
53. 舉發案於行政救濟期間之更正處理
54. 專利權人於舉發行政訴訟中應及早評估更正請求項之必要性
55. 智慧財產法院於行政訴訟中是否需待智慧財產局准駁專利更正申請始得作成判斷？
56. 專利權人於民事訴訟若為對己不利之請求項更正，法院得逕依更正後之範圍為審理

行政訴訟─陳述意見
57. 智慧財產局未通知專利權人答辯即依舉發人未主張之證據組合撤銷專利權

行政訴訟─證據調查
58. 智慧財產局可否在舉發程序中就申請階段時已審查過之引證案作出不同認定？
59. 於專利舉發之行政訴訟，法院應依職權調查證據，查明引證文件所未揭露者是否為該領域之通常知識
60. 行政法院得依職權探知舉發人未提出之輔助證據
61. 判斷專利有效性時，先前技術引證文件之文字未揭露之特徵可否以其圖式內容為據？
62. 專利舉發行政訴訟中舉發人提出新證據之限制
63. 專利舉發行政訴訟中是否容許基於同一證據擴大主張舉發事由？
64. 「失權效」於專利舉發行政訴訟中之適用

新型技術報告
65. 舉發結果與新型技術報告結論不同時，法院是否需調查技術報告？

專利權期間
66. 智慧財產法院對於專利權延長之期間計算與智慧財產局似採不同立場
67. 優先權電子交換─台日優先權證明文件之電子交換仍受紙本期間之限制
68. 專利權延長期間之計算如何採計國外臨床試驗期間

專利訴訟─個案分析
69. DVD-ROM產品專利侵權案

著作權

著作權訴訟─標的
1. 色情著作是否受著作權法保護？
2. 商品說明及照片是否受著作權法保護？
3. 包款設計之著作權保護及公平交易法問題
4. 型錄上之產品照片具原創性，應受著作權法保護
5. 室內設計如具原創性得與建築著作享同等保護

著作權訴訟─原創性
6. 「間接接觸」作為判斷著作不具原創性之標準

著作權訴訟─著作權利用
7. 最高法院揭示利用他人著作應表明著作人之姓名或名稱之原則
8. 如何利用著作人不明之著作？──許可授權制度

著作權訴訟─著作權歸屬
9. 談話性節目之製作人單獨享有視聽著作權？

著作權訴訟─著作權侵權
10. 在YOUTUBE網站上瀏覽影片之著作權爭議
11. 智慧財產法院認定未經授權將他人著作申請註冊商標構成著作權侵權
12. 將載有未經授權歌曲之伴唱機提供不特定人點唱是否侵害著作權？
13. 電腦軟體改作之著作權侵權探討
14. 電路布局圖之著作權侵權探討
15. 如何判別是獨立著作或衍生著作？
16. 著作權侵權訴訟中「接觸」之證明程度
17. 新聞性節目合理使用之界線
18. 最高法院認為合理使用未必可阻卻姓名表示權之侵害
19. 著作權法上姓名表示權之爭議

著作權訴訟─著作權授權
20. 電腦伴唱機音樂授權單一窗口化
21. 著作權法上之獨家授權


營業秘密

1. 於文件標示「機密」字樣是否即屬「合理保密措施」？
2. 最高法院就營業秘密保護案件之舉證程度予以闡明
3. 營業秘密受侵害時損害之認定
4. 智慧財產法院就營業秘密保護案件裁准定暫時狀態處分聲請之案例介紹


管轄權
1. 智慧財產法院是否就智慧財產第二審民事案件有專屬管轄權？